Архив

Education+

Sine ira et studio

Без гнева и пристрастия

|

Е.А. Данилина,
патентный поверенный РФ,
А.М. Цапенко,
преподаватель

В практике работы патентного поверенного бывают случаи, когда руководители фирм обращаются за помощью в отслеживании нарушителей своих патентных прав и пресечении подобных нарушений. На примере одного конкретного дела мы решили показать, как сложно бывает разобраться в ситуации, когда приходится учитывать как изменение законодательства во времени, так и наличие коллизий между отдельными законодательными актами.

К нам обратился руководитель ООО "АВС" И.И. Иванов с вопросом о том, как уладить ситуацию с нарушением его патентных прав, которое допускает ЗАО "ЭМЗ".

Сложность ситуации заключается в том, что И.И. Иванов ранее работал в фирме "ЭМЗ" и в 1990 году в соавторстве с П.П. Петровым создал устройство для механической обработки пиломатериалов; по мнению авторов, данное устройство соответствовало критериям охраноспособности и заявка на него могла быть подана в Патентное ведомство. Авторы вышли с предложением о патентной защите данной разработки на тех. совет "ЭМЗ", но руководство организации их предложение отклонило.

В дальнейшем И.И. Иванов открыл новую фирму, ООО "АВС", и уже от имени этого ООО подал заявку на изобретение, указав в качестве авторов себя и П.П. Петрова. В настоящее время патент на изобретение получен, сведения о патенте опубликованы в бюллетене "Изобретения". Однако ЗАО "ЭМЗ" продолжает активно выпускать подобные устройства, кроме того, еще ряд фирм, запустили его в производство и в продажу, не покупая лицензии у патентообладателя.

Считаем, что ход рассуждений, примененный нами в этом случае, может быть интересен как патентоведам, так и разработчикам новой техники.

Начнем рассмотрение этого вопроса с законодательных норм, действовавших на момент создания изделия и действующих в настоящее время.

1. Законодательство, действовавшее на момент создания изобретения.

Для оценки правомочности претензий ООО "АВС" к ЗАО "ЭМЗ" следует привлечь патентное законодательство 1990 года, когда было создано изобретение, а именно "Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях", утвержденное Постановлением СМ СССР от 21.08.73г. N 584 с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлениями СМ СССР от 14.07.76г. N 562 и от 28.12.78г. N 1078.

При этом необходимо учитывать следующие аспекты:

1) данное устройство было создано И. Ивановым и П. Петровым в конце 1990 года, причем в должностные обязанности И. Иванова не входила работа по усовершенствованию данного устройства, а в должностные обязанности П. Петрова такая работа входила;

2) И. Иванов и П. Петров предложили на заседании технического совета подать заявку на изобретение, защитив тем самым права ЭМЗ, однако у руководства ЭМЗ данное предложение отклика не нашло, после чего право на подачу заявки на усовершенствование (по истечении 1-го месяца со дня такого предложения), в соответствии с действовавшим тогда законодательством, переходило к авторам.

Выдержка из "Положения..."

п.40 - "...Заявка на выдачу авторского свидетельства на изобретение, созданное в связи с выполнением служебного задания, оформляется с участием автора (соавторов) и подается предприятием, организацией или учреждением. Если заявка не подана предприятием, организацией, учреждением в срок, установленный пунктом 41 настоящего Положения, автор вправе самостоятельно подать заявку непосредственно в Госкомизобретений...";

п.41 - "Предприятия, организации, учреждения обязаны обеспечить своевременное выявление изобретений, созданных в связи с выполнением служебных заданий, оформление и подачу заявок на выдачу авторских свидетельств по таким изобретениям. Инженерно-технические работники обязаны информировать администрацию ... о технических решениях ... в тех случаях, когда такие решения, по их мнению, могут быть признаны изобретениями... Заявка должна быть подана предприятием, организацией, учреждением в месячный срок со дня выявления технического решения, а в тех случаях, когда предложение о ее подаче исходит от автора, со дня внесения автором такого предложения".

Однако, при переговорах юрист ЭМЗ сослался на право преждепользования, которое сформулировано в "Положении..." следующим образом:

п.29 - "Права автора изобретения, основанного на авторском свидетельстве, не действуют по отношению к предприятию, организации или учреждению, которое использует тождественное изобретению предложение другого лица, поданное этому предприятию... до даты приоритета изобретения" и

п.33 - "Предприятие, организация или учреждение, которое до подачи заявки на выдачу патента на изобретение и независимо от изобретателя применило на территории СССР тождественное изобретению предложение другого лица,... сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование данного предложения (право преждепользования".

Т.е. П. Петров в процессе выполнения служебного задания, в соавторстве с И. Ивановым (в обязанности которого подобное усовершенствование не входило), создал усовершенствование, предложил его оформить как изобретение, это предложение принято не было, однако у ЭМЗ сохранилось право применения данного усовершенствования.

Право преждепользования утверждалось также ч.2 ст.112 Основ гражданского законодательства СССР: "Организация, которая до подачи заявки на изобретение независимо от изобретателя применила в пределах СССР данное изобретение... сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование данного изобретения".

Важным моментом во всех перечисленных в предыдущих двух абзацах положениях о преждепользовании является то, что в законах указано "независимо от изобретателя" или "предложение другого лица". Таким образом, ЭМЗ свое право преждепользования утратил, не подав заявку согласно предложению авторов. Эта утрата права преждепользования была бы бесспорной, если бы предложение И. Иванова и П. Петрова было задокументировано, в случае же, если таких документов не осталось, может возникнуть спор о том, подавалось ли авторами предложение о патентовании, исход которого, за давностью времени, прогнозировать трудно.

По сути, ЭМЗ-преждепользователь создал решение на уровне изобретения, но не запатентовал его. Причина? - Например, с выгодой для себя использовать никому неизвестное техническое решение (оставить его в режиме ноу-хау). Преждепользователь поступает недобросовестно по отношению к обществу, хотя его действия, начатые до публикации заявки, можно считать правомерными. Однако, после публикации заявки, преждепользователь, чтобы оставаться в правовом пространстве, должен был бы убедиться в наличии у себя права на использование данного технического решения.

Отметим, что право преждепользования введено в законодательство, видимо, с целью обезопасить отечественные организации, использующие какое-то изобретение, от претензий иностранных организаций, выходящих на российский рынок с запатентованной подобной разработкой.

В случае же двух отечественных организаций создается ситуация неоднозначности законодательства и возможности для двух организаций - патентовладельца и преждепользователя - существовать на рынке параллельно.

2. Современное законодательство.

В настоящее время права авторов объектов интеллектуальной собственности охраняются блоком законов, начиная с Гражданского кодекса РФ, Патентного закона РФ и, наконец, Законом об авторском праве и смежных правах, а также законодательством о пресечении недобросовестной конкуренции.

Статья 138 Гражданского Кодекса РФ, определяющая интеллектуальную собственность, так и называется "Интеллектуальная собственность" и гласит: "В случаях и в порядке, установленных настоящим Кодексом и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности... Использование результатов интеллектуальной деятельности..., которые являются объектом исключительных прав, может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя".

Рассмотрим Патентный закон РФ. Статья 10 Патентного Закона: "Патентообладателю принадлежит исключительное право на использование охраняемых патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца по своему усмотрению, если такое использование не нарушает прав других патентообладателей, включая право запретить использование указанных объектов другим лицам, кроме случаев, когда такое использование в соответствии с настоящим Законом не является нарушением права патентообладателя".

Далее Закон в статьях 11 и 12 определяет, какие действия не признаются нарушением исключительного права патентообладателя.

В данном случае важна статья 12, которая называется "Право преждепользования": "Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории РФ созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к тому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема. Право преждепользования может быть передано другому физическому или юридическому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к тому приготовления."

В отношении ЭМЗ логично считать, что даже если эта организация докажет, что имеет право преждепользования на данное техническое решение, все-таки руководство ЭМЗ должно учитывать, что это право ограничено объемом производства на дату приоритета и не может быть передано третьим лицам иначе, как только при продаже всего производства полностью.

Ключевым моментом сейчас, как и в прежнем законодательстве, являются слова "созданное независимо от автора тождественное решение", а ЭМЗ создало это решение силами своих сотрудников-авторов и не потрудилось его запатентовать. Следует отметить, что ЭМЗ может спорить об изменении патентообладателя в данном охранном документе, но шансы на успех в этом случае небольшие, т.к. право патентообладателя этой организацией утеряно. Впрочем, необходимо выяснить, является ли ЭМЗ патентообладателем по другим патентам, и по каким, насколько связанным с данными.

Дата приоритета изобретения "Устройство для обработки пиломатериалов” - 15 мая 1995 г.   Начиная с этой даты производство ЭМЗ подобных устройств не может расширяться.

Дата публикации изобретения - 16 ноября 1996 г. Начиная с этой даты, все нарушители, неправомочно использующие данное техническое решение, подпадают под действие Патентного закона и Гражданского кодекса, они должны прекратить нарушение с удовлетворением всех возможных претензий ООО "АВС" - возмещения убытков в соответствии с гражданским законодательством (статья 15 Гражданского Кодекса и статья 14 Патентного Закона РФ).

Следует иметь в виду также статью 147 Уголовного Кодекса РФ, называемую "Нарушение изобретательских и патентных прав", которая гласит:

"1. Незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти деяния причинили крупный ущерб, - наказываются штрафом в размере от двухсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные неоднократно либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, - наказываются штрафом в размере от 400 до 800 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 4 до 8 месяцев, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет".

Законодательство о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках также дает возможность разрешить сложившуюся ситуацию. В каждой области РФ есть территориальные управления Госкомитета РФ по антимонопольной политике, в которые можно обратиться с жалобой и с изложением своих претензий к недобросовестному конкуренту. Актом недобросовестной конкуренции является использование научно-технической и производственной информации без согласия ее владельца, а также нарушение честных обычаев, посягательства на права промышленной собственности. Антимонопольный комитет имеет право давать хозяйствующим субъектам обязательные для исполнения предписания о прекращении нарушений, о восстановлении первоначального положения, принимать решения о наложении штрафов, обращаться в суд или арбитраж с исками и заявлениями, направлять в органы прокуратуры материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, связанных с нарушением антимонопольного законодательства.

Все иски, как правило, направляются по месту нахождения нарушителя и только после того, как исчерпаны мирные способы урегулирования ситуации.

 3. Порядок действий, направленных на пресечение нарушений.

1. Спорная ситуация между ЗАО "ЭМЗ" и ООО "АВС" может закончится мировой; в сложившейся ситуации, возможно, лучшим решением было бы параллельное существование на рынке с заключением взаимовыгодного лицензионного договора на использование технического решения по патенту на изобретение, с внесением в него пунктов об ограничении такого использования лицензиатом и об отслеживании нарушителей - третьих лиц.

2. В случае нарушения патентных прав другими организациями необходимо задействовать все возможные способы защиты права, начиная с самозащиты (предупреждений, уведомлений, публикаций в печати), далее обращение в антимонопольный комитет и, при необходимости, в суд.

При принятии решения об обращении в суд, важно точно установить, то ли изобретение используется, т.к. нарушением считается использование каждого признака изобретения или полезной модели, причем эквивалентная замена нарушителем некоторых признаков не освобождает его от ответственности. Изготовление продукта - это его физическое воспроизведение в каком-либо объективном виде. Права патентообладателя нарушает любая оферта, т.е. предложение к продаже запатентованного продукта. Важным моментом является наличие и степень вины нарушителя, например, нарушитель, защищаясь, может утверждать, что он неправильно истолковал патент.

Однако, если нарушитель в результате несанкционированного использования объекта промышленной собственности увеличил размеры своего имущества или получил определенные доходы, можно подавать претензию о неосновательном обогащении, причем убытки патентообладателя в этом случае будут равны прибыли нарушителя.

Необходимо учитывать также упущенную выгоду, моральный вред и ущерб деловой репутации.

Все исковые заявления должны быть доказательными. Желательно иметь в объективной форме документ или товар, являющийся объектом нарушения и проданный или предложенный к продаже нарушителем.

Следует выяснить также, имеет ли нарушитель какие-либо патентные права, могущие ослабить позицию патентообладателя.

Резюмируя вышесказанное, остается добавить, что в подобных ситуациях следует проявить максимум терпения для разрешения спора в досудебном порядке и следует стремиться закончить дело мировым соглашением. Зачастую, особенно в сложных случаях, это практически оказывается выгоднее как с экономической, так и с моральной точек зрения.

Е.А. Данилина,
А.М. Цапенко,